相談者（40代女性）
当社で商標出願を予定しています。出願費用を抑えるために類似商標を事前に調査して、できる限り拒絶理由通知を受けずに済むようにしたいと考えています。類似先行商標調査をどの程度行うのが良いのでしょうか。また、拒絶理由通知を受けない程度まで徹底的に調査してくれる事務所などはあるのでしょうか。もしあるのであれば利用を検討したいです。
回答者：弁理士
類似商標は完全一致パターンだけではなく、部分一致や結合商標など様々なパターンがあり、拒絶理由通知を受けないことを保障することはいくら調査しても難しいと思われます。最終的な目標が費用の最小化であるならば、出願段階では調査にあまり費用はかけず広く出願して、拒絶理由通知を受けた段階で、必要性の低い商品やサービスは補正で落とす方が最終的に安く済むと思われます。
類似先行商標の調査はどの程度すればよいか
商標を出願する際、多くの出願人が悩むのが、先行商標の調査にどこまで時間や費用をかけるべきかという問題です。商標制度では、すでに登録されている商標や先に出願されている商標との関係が重要視されるため、事前調査を全く行わずに出願することには一定のリスクがあります。一方で、調査に過剰な労力や費用を投じることが本当に合理的なのかという問題もあります。
実際、商標審査において発行される拒絶理由通知の多くは、既存の先行商標との類似を理由とするものです。そのため、事前に先行商標の存在を確認しておけば、不要な拒絶理由通知を回避できる可能性があります。出願前調査の重要性が語られるのはこのためです。
しかしながら、商標の類似性は単純な一致だけで判断されるものではありません。文字の一部が共通している場合、複数の語句が結合された場合、称呼が似ている場合、観念が近い場合など、さまざまな観点から類似性が検討されます。そのため、理論上は調査範囲を広げれば広げるほど確認すべき対象は増加していきます。
さらに、商品やサービスの区分や指定内容との関係も考慮しなければなりません。ある商標が存在していても、指定商品や指定サービスが異なれば問題にならない場合もあります。逆に、一見無関係に見える商標であっても、指定内容との関係によっては審査上問題視されることがあります。
このように考えると、類似先行商標の調査には終わりがありません。時間をかければかけるほど確認対象は増え、費用をかければかけるほど詳細な分析も可能になります。しかし、そのすべてが出願人にとって経済的利益につながるとは限りません。
重要なのは、調査そのものを目的化しないことです。商標出願の本来の目的は権利取得であり、調査はそのための補助手段に過ぎません。調査に必要以上の資源を投入した結果、出願が遅れたり費用が膨らんだりしては本末転倒です。
そこで本稿では、先行商標調査をどのような考え方で実施すべきかについて整理し、調査の範囲と費用対効果のバランスをどのように考えるべきかを解説していきます。
費用の最小化が目的
類似先行商標調査について考える際、まず明確にしておくべきなのは調査の目的です。商標調査は調査そのものが目的ではありません。目的はあくまでも商標出願に伴う総費用を最小化しながら、効率よく権利取得を目指すことにあります。
商標出願後に拒絶理由通知が発行されると、その対応のために時間と費用が必要になります。意見書の作成や補正書の提出が必要になる場合もあり、専門家へ依頼する場合には追加費用も発生します。また、対応期間中は審査手続も長引くため、権利取得の時期も遅れます。
そのため、出願前に先行商標を確認し、問題となりそうな商標を把握しておけば、拒絶理由通知の発生確率を下げることができます。結果として対応コストを削減できる可能性があります。この意味で事前調査には十分な価値があります。
しかし一方で、調査には調査コストが存在します。調査対象を広げれば広げるほど検索件数は増加し、分析時間も長くなります。専門家へ依頼する場合には、その分だけ調査費用も上昇します。仮に拒絶理由通知を一度減らせたとしても、その削減額を大幅に上回る調査費用が発生してしまえば経済合理性は失われます。
ここで重要なのは、拒絶理由通知を完全になくすことと、総費用を最小化することは同じではないという点です。拒絶理由通知をゼロにするためには極めて広範な調査が必要になるかもしれません。しかし、その調査費用が高額になれば総支出は増加してしまいます。
したがって、類似先行商標調査の理想的なあり方は、拒絶理由通知の回数を確実に減らせる範囲内で実施し、それ以上は費用対効果を慎重に見極めることです。過少調査も過剰調査も避け、総費用の最小化という観点から調査範囲を決定することが合理的な考え方といえるでしょう。
類似パターンは非常に多い
先行商標調査の難しさは、類似と評価されるパターンが極めて多様である点にあります。完全一致商標だけを確認すればよいのであれば調査は比較的容易ですが、実際の商標審査はそれほど単純ではありません。
当然ながら、出願予定商標と全く同じ文字列の商標が存在するかどうかは確認すべき事項です。同一商標が同一又は類似の商品・サービスについて存在する場合には、拒絶理由となる可能性が高いためです。この確認は調査の出発点として重要です。
しかし、審査において問題となるのは完全一致商標だけではありません。一部の文字が共通する商標、語尾や語頭が共通する商標、複数語から構成される結合商標、略称として認識される商標など、多種多様なパターンが存在します。
さらに、商標は外観だけで評価されるわけではありません。称呼や観念も考慮されます。そのため文字表記が異なっていても、発音が近い場合には類似と判断される可能性があります。また、意味内容が共通している場合にも問題となることがあります。
加えて、商標の構成要素ごとの評価も行われます。全体としては異なる印象を与える商標であっても、特定の部分が需要者の注意を引くと判断されれば、その部分を中心に類似性が検討されることがあります。このような判断は事案ごとに異なるため、事前予測が容易ではありません。
仮にこれらすべての可能性を調査対象に含めようとすると、検索語の組み合わせは膨大になります。文字の一部を抜き出した検索、結合語の分解検索、称呼を基準とした検索など、検討すべきパターンはほぼ無限に存在します。
このような状況において、あらゆる類似パターンを事前に洗い出そうとすることは現実的ではありません。時間も費用も無制限に投入できるのであれば別ですが、実務上は限られた予算と時間の中で判断しなければなりません。
そのため、先行商標調査を行う場合には、どの範囲までを調査対象とするのかを事前に定めることが重要になります。調査可能なすべてを対象とするのではなく、費用対効果を踏まえて調査パターンを限定するという発想が必要になります。調査範囲を適切に区切ることこそが、実務上の重要な判断といえるでしょう。
落とすのは簡単だが追加はできない
商標出願において見落とされがちなのが、出願後の補正には重要な制約が存在するという点です。この制約を理解しているかどうかによって、出願時の戦略は大きく変わります。
商標出願では、出願時に指定した商品やサービスの範囲が審査の対象になります。そして一度出願した後に、新たな商品やサービスを追加することは原則として認められていません。これは商標制度の基本的なルールです。
仮に出願後になって権利化したい商品やサービスが見つかったとしても、それを既存出願に追加することはできません。必要であれば別途新しい出願を行うことになります。その結果、新たな出願費用や審査期間が発生することになります。
これに対して、指定商品や指定サービスを削除することは可能です。補正によって対象範囲を狭めることは認められているためです。つまり、広い範囲から狭い範囲への修正はできるものの、狭い範囲から広い範囲への修正はできないという構造になっています。
この制度設計を前提にすると、出願段階では可能な限り広く商品やサービスを指定しておくことに合理性があります。将来必要となる範囲を含めておけば、後から不要部分を削除することはできますが、最初から除外してしまった範囲を後から追加することはできないからです。
審査官から類似商標が指摘された場合、その引用商標との関係を分析した結果、類似性について十分な反論が可能なケースもあります。そのような場合には意見書等によって解決を図ることになります。
一方で、どう考えても類似性を争うことが難しい場合もあります。そのようなケースでは、問題となっている商品やサービスを指定範囲から削除することによって登録可能な状態へ調整することができます。
この方法の利点は、出願時点で過度に慎重になる必要がない点にあります。最初から商品やサービスを絞り込みすぎると、本来取得できたはずの権利範囲まで失ってしまう可能性があります。しかし広めに指定しておけば、後から必要に応じて整理することができます。
商標出願においては、出願前の予測だけで全てを決定するのではなく、審査段階での対応余地も考慮した設計が重要です。追加できないという制度上の特徴を踏まえれば、出願時には広く確保し、必要に応じて落とすという考え方が実務上の基本戦略になるといえるでしょう。
当事務所のお勧め
当事務所では、類似先行商標調査について過度に広範な調査を行うことは必ずしも推奨していません。その理由は、調査によって得られる利益と調査に要する費用とのバランスを重視しているためです。当事務所では、出願段階では完全一致商標の有無を中心に確認する方法を推奨しています。完全一致商標は比較的容易に確認でき、かつ拒絶理由の発生可能性を大きく左右する重要な情報だからです。
一方で、部分一致商標や結合商標まで徹底的に調査することについては慎重な立場を採っています。これらの調査は時間的・経済的負担が大きく、出願自体が遅れる要因にもなります。商標は早く出願した者が有利になる場面もあるため、出願速度には大きな価値があります。
また、商品やサービスについては、出願段階で可能な限り広く指定することを推奨しています。将来の事業展開や権利活用を考慮すると、必要以上に限定してしまうことには大きな機会損失のリスクがあるからです。
そのうえで、実際に拒絶理由通知が発行された場合には、その内容を詳細に分析します。引用商標との関係を検討し、類似性について争う余地がどの程度あるのかを判断します。
十分な反論可能性がある場合には、意見書等による解決を目指します。逆に、反論による解決が困難と判断される場合には、指定商品や指定サービスの補正による解決可能性を検討します。
重要なのは、出願前にすべてを決め切ろうとしないことです。商標制度には審査手続という対話の機会が存在します。出願後に審査官から示される見解を踏まえながら、どのような対応が最も合理的かを判断することができます。
当事務所では、この審査手続を積極的に活用し、特許庁とのコミュニケーションを通じて柔軟な対応を行うことを重視しています。事前調査だけに依存するのではなく、出願後の対応力も含めて権利取得を考えるべきだというのが基本的な考え方です。
その結果として、調査費用を過度に増加させることなく、できる限り広い権利範囲の確保を目指すことが可能になります。出願前の完全性を追求するのではなく、出願後の選択肢を確保しながら進めることが、実務上は最も合理的な方法であると考えています。
まとめ
商標出願における先行商標調査は重要な作業ですが、その範囲をどこまで広げるべきかについては慎重に考える必要があります。拒絶理由通知の多くが先行商標との類似を理由としている以上、一定の事前調査が有益であることは間違いありません。しかし、その一方で調査範囲を広げれば広げるほど費用と時間は増加し、必ずしもそれに見合う効果が得られるとは限りません。
特に商標の類似パターンは非常に多様です。完全一致だけでなく、部分一致、結合商標、称呼類似、観念類似など、多くの観点から類似性が判断されます。そのため、すべての類似可能性を事前に把握しようとすることは現実的ではありません。
また、商標審査には審査官による個別判断が含まれるため、どれほど詳細な調査を行ったとしても審査結果を完全に予測することはできません。この点を考慮すると、調査の目的は拒絶理由通知を完全になくすことではなく、総費用を最小化することに置くべきだと考えられます。
さらに、商標制度には出願後の補正制度があります。商品やサービスを追加することはできませんが、削除することは可能です。この制度上の特徴を踏まえれば、出願時には広めに指定し、審査の過程で必要に応じて調整するという考え方に合理性があります。
実務的には、出願前の段階で完全一致商標を中心に確認し、出願そのものを迅速に行うことが費用対効果の高い選択となる場合が少なくありません。そして拒絶理由通知が発行された際には、その内容を分析したうえで、意見書による対応を行うのか、補正による対応を行うのかを判断していくことになります。
重要なのは、調査と出願後対応の両方を含めて全体最適を考えることです。調査だけに過度な資源を投入するのではなく、審査手続も活用しながら柔軟に対応することで、費用を抑えつつ可能な限り広い権利範囲の確保を目指すことができます。先行商標調査は重要ですが、それはあくまでも権利取得のための手段であり、目的ではないという視点を忘れないことが大切です。
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