【相談事例】商標を出願します。手続費用総額を抑えるために、どの程度の先行商標調査をすればよいですか

拒絶理由通知の回数を減らしたい

商標登録を目指して出願する場合、出願そのものに必要となる費用だけでなく、出願後の審査対応にかかる費用も考えておく必要があります。特に問題となりやすいのが、特許庁から拒絶理由通知が送られてきた場合の対応です。拒絶理由通知の内容を確認し、それに対する意見書や補正書などを作成する場合には、出願時とは別に専門家への依頼費用などが発生することがあります。そのため、出願前に先行商標を十分に調査し、できるだけ拒絶理由通知を受ける可能性を下げたいと考える企業は少なくありません。
先行商標調査は、出願しようとしている商標と同一または類似する商標が、すでに登録されていないかを確認するために行います。事前に問題となりそうな商標を把握できれば、出願する商標を変更したり、指定商品・指定役務を見直したりするなど、出願前に対応を検討できます。何も確認せずに出願するよりも、登録可能性について一定の見通しを持ったうえで手続を進められる点に意味があります。
もっとも、先行商標調査をどれほど入念に行ったとしても、拒絶理由通知を完全になくせるわけではありません。また、調査時点では把握できなかった事情が審査段階で問題になることもあります。したがって、調査に時間と費用をかければかけるほど、必ず成果が比例して大きくなるとは限りません。
重要なのは、目的に応じて調査の深さを調整することです。そこで本稿では、先行商標調査をどの程度行えばよいかについて解説します。

汎用語か造語か

先行商標調査をどこまで行うべきかを考える際には、出願しようとしている商標そのものの性質を確認することが重要です。特に、その商標が一般的に使用されている言葉なのか、それとも独自に作られた言葉なのかによって、調査に対する考え方は変わってきます。
一般的な言葉は、日常生活や事業活動の中ですでに多くの人が使用しています。そのため、同じ言葉や似た言葉が、さまざまな分野で商標として利用されている可能性があります。商標として使用する言葉自体に独自性が乏しければ、調査対象となる範囲も自然に広がります。単純に同一の商標が存在するかだけを確認すれば十分とは限らず、商標全体の構成や意味合いなども意識する必要があります。
文字商標だけでなく、図形やマークについても同様の考え方が必要です。マークは一見するとオリジナルに見えるものでも、構成する要素が一般的なものであったり、特に目を引く部分がすでに広く知られているものであったりすれば、独自性が低いと評価される余地があります。逆に、全体として特徴的な構成になっていれば、独自性を有する商標として捉えられる可能性があります。
したがって、先行商標調査に着手する前には、まず出願しようとしている商標を全体として観察する必要があります。文字で構成されているのか、図形を含むのか、一般的な印象を与えるのか、独自性の高い印象を与えるのかを整理することで、調査に対する基本的な姿勢を定めることができます。

汎用語は広く調査する必要がある

独自性の低い商標については、先行商標調査を広く、そして深く行うことが望ましいといえます。一般的に使用される語句は、多くの事業者が商標として採用する可能性があります。そのため、同一の語句を使用した登録商標が存在するかどうかを確認するだけでは、十分な調査にならない場合があります。
特に注意したいのが、調査対象となる語句に別の語句を付加した商標です。出願しようとしている商標と完全に同じものが登録されていなくても、中心となる語句が共通している先行商標が存在すれば、商標の類否を検討する必要が生じます。したがって、調査では完全一致だけに注目するのではなく、共通する部分を持つ商標についても確認する必要があります。
さらに、複数の一般的な語句を組み合わせた商標については、それぞれの語句について先行商標の状況を確認することが重要です。一つの語句について問題がなさそうに見えても、別の語句との組み合わせによって、既存の商標との関係が問題となる可能性があります。商標全体だけでなく、構成要素にも目を向けて調査する必要があります。
一般的な語句について調査を広げる必要がある背景には、商標制度の性質も関係しています。商標は、登録されることで一定の範囲について独占的に使用できる権利を得られる制度です。しかし、誰でも普通に使用するような語句まで特定の事業者が広く独占できることになると、他の事業者の事業活動を不当に制限することになりかねません。そのため、独自性の低い語句については、登録可能性や類似関係について慎重に確認する必要があります。
このような商標を出願する場合には、単に同一商標が存在しないことを確認して安心するのではなく、関連する語句や構成を持つ商標まで確認し、出願しようとする商標との関係を検討する必要があります。調査の手間は増えますが、独自性の低い商標ほど、表面的な一致だけでは判断しにくい点に注意が必要です。

造語は簡潔な調査で足りる

オリジナリティの高い造語については、一般的な語句を使用する場合と同じ程度まで調査範囲を広げる必要性は低くなります。もちろん、造語だからといって先行商標が存在しないとは限りません。偶然同じ造語を他者が考案して使用している可能性もあります。そのため、最低限の確認を行ったうえで出願することが重要です。
まず確認したいのは、出願しようとしている造語そのものが先行商標として存在するかどうかです。特許情報プラットフォームであるJ-PlatPatを利用すれば、商標に関する情報を検索できます。そこで、対象となる語句について同一または関連する商標が登録されていないかを確認します。造語そのものに明確な先行商標が存在している場合には、そのまま出願するのではなく、内容を確認する必要があります。
次に、インターネット検索を利用して、同じ語句や非常によく似た語句、関連するマークなどが実際に使用されていないかを確認します。商標登録の情報だけではなく、現実の市場でその名称がどのように使用されているかを見ることで、名称選択について別の判断材料を得ることができます。検索結果に類似する名称やマークがほとんど見当たらないのであれば、出願に進むという判断もしやすくなります。
このような簡潔な調査は、専門家に依頼しなければ実施できないものではありません。J-PlatPatの検索とインターネット検索を組み合わせることで、出願前の基本的な確認を自社で行うことも可能です。特に、独自性の高い造語であれば、最初から過度に広い範囲を専門家に調査してもらう必要性は相対的に低いでしょう。
ただし、簡潔な調査で足りるということは、調査をしなくてもよいという意味ではありません。造語であっても、既に他者が商標として使用している可能性はあります。また、語句だけでなく、指定商品・指定役務との関係も確認する必要があります。最低限の確認を確実に行い、問題が見つかった場合には追加調査を検討するという段階的な進め方が、負担とリスクのバランスを取りやすい方法です。

不正競争防止法対策も同時に考えてみよう

商標出願を検討する際には、商標登録の可能性だけを調べれば十分とは限りません。出願しようとしている名称やマークが、すでに他者によって事業上使用されていないかという点についても確認しておくことが重要です。商標登録の有無と、実際の名称使用に伴う法的リスクは、必ずしも同じ問題ではないからです。
商標登録をしていない名称であっても、一定の知名度を獲得している場合があります。そのような名称と同一または類似する名称を使用すると、状況によっては不正競争防止法上の問題が生じる可能性があります。つまり、J-PlatPatを検索して問題となる登録商標が見つからなかったからといって、その名称を自由に使用できるとは限りません。
そのため、商標調査を行う際には、登録商標の確認とあわせて、実際の市場における名称やマークの使用状況も調査しておくと効率的です。インターネット検索をはじめとして、企業のウェブサイト、商品・サービスの情報などを確認し、同一または類似する名称がすでに使用されていないかを確認します。商標登録情報だけでは把握できない情報を補完することができます。
もっとも、他者が同じような名称を使用しているというだけで、直ちに不正競争防止法違反になるわけではありません。名称の周知性や著名性、商品の出所について誤認・混同が生じる可能性、使用態様など、さまざまな事情を踏まえて判断する必要があります。そのため、検索結果だけを見て機械的に使用可能かどうかを決めることにも注意が必要です。
そこで、名称やマークについて一定の懸念が見つかった場合には、調査結果を専門家に分析してもらう方法があります。商標法だけでなく、不正競争防止法を含めた競争法の観点から確認することで、登録可能性だけでは把握できないリスクについても検討できます。出願するかどうかだけではなく、その名称を実際の事業で継続的に使用できるかという観点まで含めて調査することで、名称選択に伴う法的リスクをより広く把握できます。

まとめ

先行商標調査は、時間と費用をかければかけるほど良いというものではありません。重要なのは、出願しようとしている商標の性質に応じて、必要な範囲を見極めることです。一般的に使用される語句や独自性の低いマークについては、同一商標の有無だけではなく、関連する構成を持つ商標まで広く確認する必要があります。一方、独自性の高い造語については、まずJ-PlatPatで同一・類似する商標の存在を確認し、さらにインターネット検索によって実際の使用状況を確認するという簡潔な方法から始めることができます。
また、商標登録の可能性だけを確認して終わりにするのではなく、実際にその名称やマークを使用できるかという視点も重要です。登録商標が見つからなくても、他者がすでに使用している名称については、不正競争防止法など別の法的問題が生じる可能性があります。したがって、出願前の調査では、登録情報と市場での使用状況を分けて確認することが重要です。
調査を過剰に行えば出願までの時間や費用が増え、反対に簡略化しすぎれば出願後に想定外の対応を迫られる可能性があります。先行商標調査の目的は、あらゆるリスクをゼロにすることではなく、合理的な負担で重要なリスクを把握することにあります。商標の独自性、検索結果、指定商品・指定役務、実際の使用状況などを総合的に確認し、必要な場合だけ専門家による分析を加えるという考え方が重要です。
最終的には、「どこまで調査すれば絶対に安全か」と考えるのではなく、「この商標について、出願・使用を判断するために何を確認すべきか」という視点で調査範囲を決めることが大切です。
商標出願をお考えの方はぜひ、下記よりお気軽にご相談ください。